混沌の中から見えてきた事実。

この事件を当ブログで取り上げるのは、これで3度目である。

㈱ヒラノテクシードが製造販売した機械装置を用いた、外国メーカーによるポリイミドフィルム製品の製造販売が特許権侵害にあたるかどうかについて、特許権者の㈱カネカと、㈱ヒラノテクシード、さらにポリイミドフィルム製品を製造販売した外国メーカーが構図を変えて争っている一連の事件については、昨年、㈱ヒラノテクシードの㈱カネカに対する債務不存在確認訴訟で最高裁判決が出され、

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さらに今年に入ってから、外国メーカーと㈱カネカの間で争われた債務不存在確認訴訟の地裁判決も出されていたところであった。

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今回取り上げるのは、判決日から少し間を空けて公表された、前記最高裁判決の原審で「別件大阪訴訟」として言及された大阪地裁係属案件の判決。そして、これまで公表されてきた判決がもっぱら民訴法、国際私法といった訴訟手続法領域の争点に焦点を充てたものだったのに対し、今回の判決は、判断を示す過程の事実認定において、本件紛争の内実が事細かに明らかにされている、という点に特徴があると言える。

裁判所が公表した判決文PDFは110ページにもわたるものだけに、そのすべてを紹介することは難しいのだが、ここでは、判決文に出てくるトピックの中で、いかにも知財実務あるあるだなぁ・・・と思ったポイントを中心に取り上げてみることにしたい。

両事件原告：株式会社ヒラノテクシード
両事件原告補助参加人：ピーアイ アドバンスト マテリアルズ カンパニー・リミテッド
両事件被告：株式会社カネカ

本件は第1、第2の2つの事件で構成されているが、最初から提起されていた第1事件の中身は、

「被告が，原告の顧客である参加人に対し，本件米国訴訟を提起し又は追行して本件各特許権に基づく権利行使をしたことは，本件実施許諾契約の債務不履行にあたると共に，原告の顧客との関係で，原告の法的地位，法的利益を害する不法行為にあたる。」

「被告は，原告が製造した本件各機械装置を参加人が使用していることを知りながら，又はこれを容易に知り得たのに本件米国訴訟を提起し，若しくはこれを知り，又は知り得た後も訴訟を維持したのであるから，本件実施許諾契約の債務不履行又は原告に対する不法行為が成立する。」
（8～9頁、強調筆者、以下同じ。）

というものであり、要は「被告が米国で原告補助参加人に対して提起した訴訟が不当訴訟に当たる」という主張に基づく請求である。

これに加えて、昨年最高裁で判断が示された債務不存在確認事件の一部（最高裁も確認の利益を否定しなかった本件原告・被告間の確認請求）が東京地裁に差し戻された後、大阪地裁に移送されてきたことで、新たに第2事件として併合されることとなった。

これらの日本国内での一連の訴訟に関しては、どうしても、平成29年に米連邦地裁で㈱カネカの本件補助参加人に対する請求が認められてしまった後に、対抗訴訟として（慌てて）起こされたもののように見えてしまうこともあり、国内外問わず訴訟慣れした実務家の方々にしてみると、「負けてから慌てたって遅いよ」と言いたくなるところもあるかもしれない。

しかし、企業実務家にとって、「裁判所に訴訟を提起する」ということのハードルがいかに高いか（日本ですら・・・ましてや米国で、となるとなおさら・・・）、というのはこれまでのエントリーでも述べてきたとおり。

そして、本判決で認定された、原告・被告間の平成5年12月2日付独占的実施許諾契約^*2をめぐる経緯等に接すると、本件原告らがなぜあえて米国で対抗訴訟等の策を講じなかったのか、という理由も何となく分かってくる。

認定されている事実（主に66～71頁）をざっとまとめるならば、

1）原告が被告のために開発した新型製造装置の発明について、被告が単独で特許出願し公報に掲載されたのを見て原告担当者が憤慨。
2）原告は，前記経緯を前提に，①権利を回避する（逃げる），②冒認出願や公知・公用を主張して権利をつぶす，③権利をつぶすことを示唆しつつ，被告から買取交渉をするとの3案を検討した上，資料を整えた上で，被告と交渉。

3）原告は、交渉相手である被告技術部への数回目の訪問の際に，本件各発明に係る特許出願について，被告と原告との共同出願の形にしてもらいたいと述べたが、被告担当者が「共同出願にすることは手続上できない」とこれを即座に断ったため，原告担当者は「原告も特許権者と同じように権利行使ができるようにしてもらいたい」と再度申し入れ，被告担当者は社内で検討すると答えた。

4）被告から提示された契約書案に対し、原告側のリクエストに応じて「独占的通常実施権」の許諾とする、外国の特許出願も許諾範囲に含める、といった修正を加えた上で契約を締結した。

5）本件実施許諾契約については，社長の内部決裁得る（原文ママ）手続が執られておらず，電材事業部の所管であるポリイミドフィルム事業について，これを統括する立場にもない技術部長名義で締結され（ただし、記名押印者の代表権に争いはない、とされている），有効期間中であるのに（本件各特許権が存続中），契約の期限が切れたライセンス契約書等を収納する場所にファイリングされていて，社内のデータベースにも登載されていなかったという特異な事情が存していた。

といったところ。

取引の過程で共同で開発した物の特許をどちらか一方が無断で出願してしまう、というのはしばしば起きる話だが、そういった所業の結果行き着く先は、間違いなく修羅場、だ。ましてや、本件のように納品先が勝手に出願したとなればなおさらである^*3。

結果的に締結された実施許諾契約が、5）のような扱いになっていたために、被告側では米国のITC調査手続のデポジションが始まった段階になってもまだ契約の存在を認識できておらず、代理人弁護士から催促されて探した結果、平成24年1月5日頃になってようやく「契約の期限が切れたライセンス契約書等をファイリングするところに，本件実施許諾契約の契約書を見出した。」とされている。

だがこれは、単に「契約書の管理がいい加減だった」という話ではなく、特許部門にとってはいわば”恥”ともいえる共同出願違反の瑕疵を、こっそり治癒しようとしたがゆえの取扱いではなかったか^*4。

自覚的に、か、あるいは本当に被告社内に経緯を知る者がいなくなっていたのかは分からないが、米国訴訟の過程で被告は、20年の時を経て掘り返された”不都合な経緯の産物”の影響を関係者証言等を用いることで封じ込めることに成功した^*5。

しかし、許諾した側は覚えていなくても、許諾された側は決して忘れることはない^*6、というのがライセンス契約という代物である。